Возможности и проблемы использования интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности

Дата: 
03/01/2015
интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность (далее - ИС) - результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, работ, услуг, предприятий и товаров, представляет собой объект гражданских прав с особым правовым режимом. Главная ее особенность выражается в том, что, будучи в силу прямого указания закона необоротоспособным объектом гражданских прав, ИС может использоваться не только первоначальным правообладателем, но и третьими лицами. Такое использование возможно благодаря разрешению отчуждения исключительного права на объекты ИС.

В силу разрешения законодателем передачи исключительного права на объекты ИС (далее - ОИС) и предоставления права их использования, кодексом предусмотрены специальные договорные конструкции для этого. Для оформления намерения правообладателя по передаче или предоставлению исключительных прав предназначены: договор отчуждения исключительного права, лицензионный договор, договор коммерческой концессии.

Помимо этих вариантов распоряжения исключительным правом путем заключения соответствующих договоров кодекс предусматривает и иные. Согласно п. 5 статьи 1233 ГК разрешается заключить договор залога исключительного права на ОИС, а статьей 1241 ГК разрешен переход исключительного права к другим лицам без заключения договора. К таким случаям статьей 1241 ГК РФ отнесены: 1) переход в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица); 2) переход при обращении взыскания на имущество правообладателя.

Но кодекс при этом не ограничивает возможность перехода исключительного права названными случаями, закрепляя, что исключительное право также может перейти от первоначального правообладателя к другим лицам и по иным основаниям, установленным законом. К таким основаниям можно отнести приватизацию, внесение исключительного права или права использования ОИС его правообладателем - учредителем в качестве взноса в уставный капитал создаваемого юридического лица, переход исключительных прав, входящих в имущественный комплекс при продаже такого комплекса - предприятия, или предоставлении предприятия в аренду.

К примеру, статья 25 ФЗ регламентирует внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ, закрепляя, что по решению соответственно Правительства РФ, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления...исключительные права могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ.

Согласно же норме статьи 559 ГК, посвященной продаже предприятия, исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором.

Согласно статье 656 ГК РФ (в ред. ФЗ от 14.07.2008 N 118-ФЗ) по договору аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется передать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, помимо прочего права на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права.

Помимо этого, согласно п. 3.1. статьи 5 Бюджетные и автономные научные учреждения в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного партнерства вносят право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат данным научным учреждениям (в том числе совместно с другими лицами). Отметим при этом, что перечень ОИС, право использования которых разрешается вносить в качестве взноса в уставный капитал, ограниченный и исчерпывающий, право использования иных ОИС, указанных в статье 1225 ГК РФ, предоставлять в данном случае не разрешено.

Итак, очевидно, что, имея значительную имущественную ценность (потенциальную и реальную), ИС является привлекательным объектом гражданских прав для использования в предпринимательской деятельности. Но в силу наличия специфических особенностей, не всегда учитываемых, на практике нередко возникают проблемы.

Одной из таких проблем является несоблюдение установленных законом требований при оформлении отношений, связанных с использованием ИС в предпринимательской деятельности. Например, при заключении договора коммерческой концессии, который должен быть зарегистрирован в Роспатенте, стороны договора нередко игнорируют это установленное законом требование, вследствие чего суды признают такие договоры недействительными.

Так, например, Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск ООО "ДНД Иваново" к ИП М. о признании договора коммерческой концессии (франчайзинга) ничтожной сделкой, применении последствий ее ничтожности и взыскании 563 029 руб. 00 коп., поскольку ИП М. (правообладатель) не исполнила обязанности по регистрации договора в Роспатенте. Такие же решения по той же причине были вынесены и в ряде других случаев.

Проблемой является и небрежное отношение к содержанию заключаемого сторонами договора, вследствие чего договор признается судом незаключенным или ничтожным с применением соответствующих последствий. В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Приведем пример. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "ТРИА" о признании договора коммерческой концессии от 26.10.2012 N 4 незаключенным и взыскании в его пользу с ООО "Хорошие колеса" 290 000 руб. неосновательного обогащения и 4000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по причине того, что договор, заключенный сторонами, как договор коммерческой концессии, не содержал описание товарного знака, номер и дату выдачи свидетельства на товарный знак. При вынесении данного решения суд исходил из того, что согласно п. 4 ст. 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии. В силу ч. 5 и ч. 6 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать:

- предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

- способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

- условие о размере вознаграждения или порядке его определения.

В другом примере из практики, иллюстрирующем ту же проблему, суд, при отсутствии лицензионного договора в виде единого документа, не признал факт заключения лицензионного договора путем выставления счета на оплату. Сделав вывод, что счет на оплату, в котором содержалось наименование товара - компьютерная программа Monitor CRM 4.0 "3+2", единица измерения, его количество, цена и сумма к оплате - 32 000 руб. 00 коп., не содержит существенных условий, предусмотренных статьей 1235 ГК РФ, и потому не имеет силы договора, суд удовлетворил иск о взыскании с ответчика неосновательного обогащения.

В следующем примере суд признал лицензионный договор ничтожным по причине того, что его предмет не относится к числу объектов ИС. Свое решение суд мотивировал тем, что в нарушение п. 6 ст. 1235 ГК РФ сделка не содержит указания на конкретные объекты - результаты интеллектуальной деятельности. Предметом спорного договора является предоставление истцу прав на использование технических решений, технологических приемов и способов, полученных в ходе опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию ЗУР 9М317, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, а технические решения, технологические приемы и способы не включены законодателем в исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности, определенный положениями ч. 1 ст. 1225 ГК РФ.

В другом рассматриваемом деле Арбитражный суд города Москвы, напротив, отказал в признании не прошедшего государственную регистрацию договора коммерческой концессии ничтожной сделкой, определив, что спорный договор не является договором коммерческой концессии, т. к. основным признаком договора данного вида является предоставление исключительных прав на товарные знаки. Вынося решение, суд ссылался в том числе на п. 3.4.1. Приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.12.2009 N 186 "Об утверждении рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации", договор, по которому предоставляется право на использование только коммерческого обозначения и секрета производства (ноу-хау) и не предоставляется право на использование товарного знака, не может рассматриваться как договор коммерческой концессии и, соответственно, не подлежит регистрации в Роспатенте.

Нередко возникают сложности и при оформлении внесения исключительного права на ОИС или права использования ОИС в качестве взноса в уставный капитал создаваемого юридического лица.

Стороны не всегда оформляют отношения такого рода должным образом, допуская ошибки как на этапе подготовки учредительных документов создаваемого юридического лица, так и после государственной регистрации юридического лица. Наиболее часто споры вызывает вопрос о том, как должна оформляться процедура внесения взноса в виде права использования ОИС в уставный капитал: нужен ли при этом лицензионный договор или достаточно указания сведений о предоставлении (передаче) права в договоре об учреждении юридического лица? Если же лицензионный договор необходим, то когда и с кем он должен заключаться, возмездным или безвозмездным он является? Вопросы возникают и относительно оценки вклада в виде исключительного права или права использования ОИС.

Попробуем ответить на поставленные вопросы.

При внесении в качестве взноса в уставный капитал исключительного права или права использования ОИС должны учитываться специфика ИС как объекта гражданских прав и правила установленного для нее правового режима. Исходя из этого, помимо указания сведений о таком взносе в договоре об учреждении юридического лица, для предоставления права использования ОИС юридическому лицу или перехода к нему исключительного права на ОИС обязательно заключение специально предусмотренных ГК РФ договоров - договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора. Договоры должны быть заключены между правообладателем ОИС и созданным юридическим лицом, включенным в ЕГРЮЛ, с соблюдением требования ГК РФ о письменной форме, а при необходимости - государственной регистрации договора и права перехода по нему в Роспатенте.

Представляется, что заключаемый лицензионный договор в этом случае следует характеризовать как безвозмездный, т. к. за предоставление права использования ОИС или исключительное право, вносимые в качестве взноса в уставный капитал создаваемого юридического лица, плата (встречное представление) с юридического лица не взимается. Возможность же предоставления в обмен на взнос прав учредителя юридического лица вытекает, на наш взгляд, не из лицензионного договора, а из договора об учреждении юридического лица.

Вопрос денежной оценки исключительного права или права использования ОИС, вносимого в качестве взноса (вклада) в уставный капитал юридического лица, регулируется законом в зависимости от номинальной стоимости доли. Такая оценка может быть произведена учредителями создаваемого юридического лица с утверждением в решении (протоколе), если размер оцениваемого вклада не превышает установленный законом предел. Если же размер выше установленного законом предела, то для проведения оценки требуется привлечение независимого оценщика.

К примеру, при создании МИП денежная оценка права использования ОИС, предоставляемого правообладателем по лицензионному договору, утверждается решением единственного учредителя или общего собрания учредителей МИП, принимаемым всеми учредителями единогласно. Если же номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли или акций участника хозяйственного общества в уставном капитале МИП более пятисот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком.

Категория: